马库什化合物专利保护范围,无效中的修改

旧文整理重发(听唐伟杰老师课有感,一三共无效案)

关于马库什实际限定的保护范围,国知局和复审委、法院认定情况存在细微的差异,一方面可以理解为具有相同共性的化合物整体;另一方面可以理解为一个集合,包括了多个不同取代基的化合物。

如果从化合物整体的角度去看待,那么马库什化合物的重点就在于化合物通式结构的母核,母核结构具有的一些共性,通过这个母核结构发挥出特定的功效作用。那么如果有文献/资料公开了这个母核结构,那么就应当认为这个母核结构本身是不具有新颖性的,进而得出相应的化合物不具有创造性。雅宝DOPO衍生物阻燃剂案正是这种情况。

如果将马库什视为一个集合,那么就是众多不同取代基的化合物集合,这些化合物是并列技术方案,可以任意的删除其中的一个或多个化合物。这种情况下对于发明人的保护也应该是这些集合,而不应该予以扩展,特别是不应该外延至具有类似马库什母核结构的化合物。

根据发明人的研究深度,可以分类讨论发明人所研究具体化合物的空间结构,与受体的配合/结合情况,进而确定具有一定马库什母核结构的化合物,申请相应的马库什结构保护。显然,审查员应该去查找具有相同马库什母核结构的化合物,如果发明人划界的马库什母核结构过大,那么非常容易将现有技术文献/专利中的化合物囊括到马库什化合物范围中,进而产生新颖性破坏问题。

此时,发明人显然是概括了一个过大的保护范围,而类似于其他专利申请中请求保护的独权范围较大,相应的应该允许发明人对专利申请保护的方案进行修改\缩小,根据发明人实际作出的贡献,争取一个适当的保护范围。

发明人修改的时候,会相应的缩小马库什保护范围,这种缩小通常是将马库什化合物母核结构进一步明确,增加其确定性,增加马库什化合物的共性要点。而这些新增加的马库什化合物共性要点,显然应该是发明人在研究基础化合物的时候已经有公开到的,是发明人真正作出贡献的部分,不是凭空想象得出的。

在审查阶段,上面说的修改,显然是容易为审查员所接受的。但是对于授权以后的无效阶段,专利权人所要面对的通常是对专利提出无效的第三人,无效请求人对于专利权人会更加苛刻,往往会认为专利权人的修改权利应当加以限制。

那么,假设存在这样一种情况,马库什化合物母核结构当中的R1、R2、R3、R4…等一系列的取代基范围。如果是对于其中某一个取代基Rx的范围加以删减,而该取代基Rx下保留其他的选择方案。这种修改显然没有对马库什化合物的母核结构形成一个重要共性的增强(类比于现有其他类型专利无效过程中增加某一个特征带来的影响),这种修改更像是把Rx取代基选择范围中的各个方案当成了多个并列方案,通过排除并列方案当中的某一个,获得新的保护范围。

但是实际上,在申请阶段,专利权人对于Rx取代基下的各个取代基Rx1、Rx2、Rx3、Rx4的认识显然是并列的选择,即Rx1、Rx2、Rx3、Rx4之间是平行的。那么,一旦有证据证明Rx1是现有技术中落入该马库什母核结构的取代基,那么相应的也应该认为Rx2、Rx3、Rx4等也没有创造性。

如果发明人从其他取代基R2、R3、R4…等进行修改调整,那么改动以后获得的马库什母核结构是否会获得新的具体的限定,进而构成具有一定特性的增强,再去考虑马库什母核结构的整体创造性,显然这样的修改更为合理,更容易为公众所接受。

以上述讨论的情况来思考,那么对于马库什化合物专利申请,在专利最初始的撰写阶段做出适当范围概括就显得非常必要,不同的概括情况会显示出发明人对于马库什化合物母核结构的创造性认知的差异,进而影响公众对于专利权范围的预期。

所以,撰写马库什类化合物专利的时候,申请人应该考虑适当增加从属权利要求项,形成具有更好的梯度的递减/递进缩小的权利要求书布局。通过形成一系列的权利要求项,分别对梯度变化情况下的马库什结构进行保护,对于专利的整体保护范围具有重大意义。

特别是考虑到中国国家知识产权局专利局收取专利年费的时候仅考虑单件专利,而不讨论专利中权利要求项数的情况,即使超项100项,最终专利年费也是一样的。申请人通过前期投入适量的经费布局更多的从属权利要求项,对于马库什专利的最终稳定性、保护力度、诉讼回旋余地等都有巨大的意义,甚至可以说投入产出比惊人。

发布者

陈明龙

从业10+年的专利代理师、知识产权师,这里是陈明龙的私人网站,主要记录一些知识产权相关的学习笔记、工作经验总结、知产热点时事分析等。