今年(2025)以来评价”实用性”的审查意见通知书较多,如果你给AI说这个没有实用性,要求它分析为什么,AI会顺着推理为什么没有”实用性”,还说得头头是道。反过来,如果说专利很巧妙,有实用性,反而又会分析说专利很好。
对于实用性的评价往往是片面的,带有强烈的主观倾向的,对于此类通知书的答复切不可因为审查意见存在重大失误就意气用事不答复或乱答复,一定要冷静思考关于”实用性”的评价是否正确,将审查意见关于实用性的评价进行分解,对于存在错误的条款逐一进行反驳。反驳的时候不一定全部反驳,但是对于错误条款的反驳绝不可遗漏,对于明显错误的条款也不可松懈,依然要严谨地按照科学的逻辑推理论证进行答辩,而且要注意答复材料的逻辑严密性,避免因为答复需要反驳的错误细节要点过多而导致答复文稿混乱无逻辑。
特别是对于方案比较特殊的情况,由于创新高度较高,相比于现有技术差异较大,实用性的论证相比于常规情况更加困难,一定要逐层梳理技术发展路径,从一般的现有技术逐层逐级演化过渡到创新方案,同时要注意论证过程中对于方案创造性的描述说明,切不可将创新方案完全描述为现有技术能够轻易实现,忽视了对于创造性的论证。
最后,针对”实用性”的答复存在一定的不确定性,由于各种因素的干扰和影响,可能会出现答复意见未能说服审查员的情况,此时更应当先调整心态,积极面对。首先,仔细研究《驳回决定》和先前提交的答复意见陈述书,看看是否存在答复遗漏之处,然后确定是否需要进行申请复审。
在此过程中,可以同步完成复审请求书的关键争论要点的总结,在复审请求书中更加详细地梳理复审理由,论证”实用性”成立的理由,并把复审理由按照并列归纳、逐层递进的方式进行结构化整理,确保复审合议组的专家以最小的认知成本正确理解案件的情况,做出有利于我方的正确判断。切不可把问题一股脑地抛给复审委合议组,这样不仅不利于案件的审查判断,合议组专家需要审查大量的案件,复审请求书的逻辑表达越清晰、越准确,越有利于合议组以最少的时间成本完成正确判断。
另外,复审请求中还可以对专利申请文件做出修改,特别是对于权利要求书的修改,一方面可以调整专利的保护范围,使之更加贴合发明创新贡献;另一方面也可以改变审查的基准,争取更多的书面讨论答辩的机会。按照”一事不再理”原则,对于争议标的未发生变化的案件,原则上可以直接维持原始的裁决,但如果权利要求书发生实质性变化的案件,在前置审查中也可以获得更多的改判机会,所以在复审请求的时候,该调整权利要求书的一定要调整,积极主动地去应对问题,而非被动等待审查员下发审查意见通知书再做答复。
关于”实用性”法条的审查意见通知书属于当前审查实践中的阶段性变化,不必过于纠结审查结果,也不可放松,虽然当前审查风向波动必然会过去,但遇到了此类问题的案件还是需要认真对待,积极争取。