马库什权利要求和涉及生物序列的权要求的单一性,相比于其他类型技术申请的单一性判断而言,由于其中关键发明点的认定较为专业,需深度融合技术和法律知识。简单概括如下:
1、通式化合物的权利要求
判断马库什化合物权利要求项是否具有单一性,重点需要考虑两个方面:a)具有共同的性能或作用;b)具有共同的结构;c)公认的同一类化合物。
a. 具有共同的性能或作用
“共同的性能”是指通式化合物中所有化合物是否均具有共同的性能或作用。如,所有的化合物都具有治疗特性疾病的活性;所有的化合物都具有在酸性环境下快速释放的特性;所有的化合物都具有耐紫外线辐射的稳定性。
在马库什化合物权利要求的单一性判断中,所有化合物应当具有相同的性能或作用,所述“共同的性能或作用”通常表现为通式化合物应当具有共同的用途或功效,但不意味着该通式涉及的所有的具体化合物的效果在“量”上应达到相同的程度,这同样适用于涉及生物序列权利要求的单一性判断中对是否具有共同的性能或作用的认定。
b. 具有共同的结构
“共同的结构”是指所有化合物是否均具有共同的结构。该共同结构构成马库什化合物相比于现有化合物的区别特征,且区别特征对马库什化合物的共同性能或作用是必不可少的。
对于马库什化合物权利要求而言,如果通式化合物所具有的共同结构单元能够使该通式化合物区别于现有技术已知的具有相同或相似用途或功效的化合物,且该共有结构单元对通式化合物的共同性能或作用是必不可少的,则该通式化合物权利要求具备单一性。
例如,哒嗪、嘧啶、吡嗪都是六元杂环,同属于含有两个氮原子的六元杂环体系的二嗪的三种异构体,区别仅在于两个氮原子在环中的相对位置不同。因此,可以认为哒嗪、嘧啶、吡嗪的选择是具有“同一性”结构的。
如果现有技术中公开了通式化合物的共有结构单元,但没有公开任何与上述结构的用途或功效有关的内容,或者现有技术中含有该共有结构单元的已知化合物具有完全不同于涉案专利的用途或功效,且该用途或功效是所属领域技术人员基于现有技术无法认识到的,则该结构单元本身的公开并不影响马库什化合物权利要求的单一性。
即,现有技术以马库什化合物形式公开了相同的概括集合,但是发明专利提出了该概括集合的新的用途,且新用途不是所属领域技术人员根据现有认知能够简单推导得出的,则在保护马库什化合物新用途的时候,还是可以采用通式化合物进行了概括,并获得单一性认定。
c. 公认的同一类化合物类别
在不能有共同结构的情况下,还要注意分析所有化合物是否属于发明所属技术领域中技术人员共识的同一化合物类别,即属于“公认的同一类化合物类别”。指根据所属领域的知识可以预期该类化合物成员,对于要求保护的发明来说其表现是相同的一类化合物。
这种讨论分析,多出现在:涉及将不同类别的已知化合物组合,以实现特定用途的马库什组合物权利要求,此时需要判断具体类别中可选择的化合物是否属于该发明所属领域技术人员公认的同一类化合物类别,能够预期带来相同的效果。例如卤素类、碱金属、碱土金属类、有机酸类、无机酸类、碱类等。
并且,对于所属领域技术人员而言,马库什化合物或组合物发明中这些“同一化合物类别”特征,能够为通式化合物带来区别于现有技术的性能或作用。再例如,制冷剂领域中常用异丁烷、正丁烷、丙烷、丙烯等小分子碳氢化合物作为制冷剂组分,这些制冷剂组分与矿物油具有较好的相容性。权利要求限定选择“异丁烷、正丁烷、丙烷、丙烯”中至少一种,所属领域技术人员能够预期如此选择的组合物能够具有相同的表现,故属于“同一类”化合物。
概括起来,即从化学领域分析相应的通式化合物归纳总结的技术特征是否具有“同一性”的区别特征,这些区别特征是否带来的特定的“同一性”的功效作用。
2、生物序列类的权利要求
所有生物序列应当具有相同的性能或作用,所述“共同的性能或作用”通常表现为生物序列应当具有共同的用途或功效,但不意味着该通式涉及的所有的生物序列的效果在“量”上应达到相同的程度。
其次,生物序列(核酸、肽或蛋白质)活性和生物学功能的实现不仅依赖于其一级结构,而且与核苷酸序列或氨基酸序列折叠形成的空间结构紧密相关。当仅依据氨基酸或核苷酸在一级结构上的线性排列顺序,难以界定不同序列之间的共同结构以及共同结构与共同性能的关系时,还需要基于发明的整体构思从所述一级序列结构与其空间结构的对应关系、生物序列的获得途径及其发挥作用的方式等方面进行综合判断。
关于生物序列的一级结构、二级结构、三级结构的分析,应当是逐层逐级递进的,重点在于发掘生物序列中包含的“共性特征”,以及基于该“共性特征”带来的“共性效果”。