优先权及国内优先权的运用技巧

1、国外优先权

(国外)优先权是指专利申请人在一国申请专利以后,又通过巴黎公约向其他国家提交相同技术方案的专利申请,或者通过PCT途径向WIPO或五局提交PCT专利申请。

优先权通常对于专利申请文稿要求,严格比照在先申请公开文本内容进行确定,能够从在先申请文本中找到的内容,可以获得优先权,在评价专利申请新颖性和创造性的时候,只能引用优先权日以前的文献资料。

优先权制度的主要目的是便于申请人将发明创造在不同国家或地区进行专利申请,属于各个专利局加入巴黎公约后,实现相互给予对方国家申请人国民待遇的规定。如果没有优先权规定,申请人想要同时获得多个国家或地区的专利保护,则必须将在专利申请的时候同步进行多个国家和地区的申请材料提交,如此一来申请人在准备申请材料进行提交的工作量变得非常大,严重影响申请时机。通过巴黎公约协议,会员国的申请人可以充分利用优先权政策,在完成发明研发工作以后,先行在某国专利局提交申请材料抢占申请日。然后,再利用一年期优先权期限去考虑需要进入的国家或地区,并完成申请材料翻译和相应的手续材料准备。

国际大厂通常会完全用满优先权一年的期限,因为专利保护期限是以申请日计算的,而优先权又可以使得专利新颖性和创造性评价只能使用优先权日之前公开的文献资料。变相的推迟了专利技术的保护期限,虽然保护期限还是一样的,但在时间轴上往后推迟了,一项技术发挥经济价值往往是越往后面价值越大。所以,申请人手握某种核心技术创新的时候,可以尝试通过优先权期限使得在其他国家或地区的专利保护时间范围往后推迟。

此外,申请人还可以将多个在先申请专利方案,整合到一件在后申请中,只要所有的在先申请都还处于1年的优先权期限内。同时要求多个优先权的,以各个方案最早出现的优先权文件作为优先权期限。这就使得申请人可以将一个项目中多个创新点分别申请专利,又在后组合形成综合性申报方案。且多个在先申请公开不影响在后申请的新颖性和创造性评价工作。

一般,重要的核心专利申请人可以通过优先权+PCT形式,获得更多的申请流程管理时间。而且,中国专利申请人还可以通过将在先申请提请“快速预审”或“优先审查”,在短时间内完成国内实质审查,得到专利局对相关技术方案的实质审查意见,更加准确的评估新颖性和创造性,进而根据预判结果安排后续正式的在后申请策略,选择进入国家阶段或者放弃继续申请。

如果考虑上国外申请专利由于汇率等多种因素导致的巨大的专利申请成本差异,通过充分利用国内专利审查意见,指导国外专利申请策略实施,那么可以极大的减少风险申请数量,及时撤回有较大风险的外国专利申请,提高专利申报的投资回报率。

2、国内优先权

国内优先权是为了平衡国内申请人和国外申请人的权利,设置的特殊优先权制度,类似于美国的临时专利申请制度。属于是先占位置,然后完善专利方案,再正式提交申请文本的制度。

国内优先权政策的高效利用,甚至可以为企业带来超亿万元的收益,经典案例可以参考豪森仿阿斯利康EGFR案例。

由于阿斯利康原申请马库什结构撰写较为保守,豪森经过分析发现存在可能具有同样活性的衍生物。在专家团队快速技术分析以后,确定了仿制衍生化合物方案,然后在2014年10月11日提交了201410534203.9的专利申请,原始申请文件主要给出了专家团队基于阿斯利康专利方案设计的me too化合物。

然后,豪森在1年内完成了马库什母核所涵盖的典型化合物的合成、表征分析、细胞活性实验、动物实验等工作。并于2015年9月30日提交了发明名称为“EGFR抑制剂及其制备和应用”的中国专利申请,申请号为201580045311 .2。

通过充分利用国内优先权政策,使得豪森在阿斯利康专利公开后的最短的时间完成了仿制药物专利占位,然后利用优先权期限完成更多的实验研究工作,形成了专利申请所需要的实验数据资料。

最终豪森的仿制药专利成功取得授权,并在后续的临床研究中取得成功,相应的药物紧跟原研药厂的产品上市销售。如果按照药物开发企业最原始的开发策略,一个新药开发可能需要数十年以及数十亿美元的研发投入,而利用专利情报+国内优先权政策,豪森公司以最低的成本实现了一款me too药物开发。

发布者

陈明龙

从业10+年的专利代理师、知识产权师,这里是陈明龙的私人网站,主要记录一些知识产权相关的学习笔记、工作经验总结、知产热点时事分析等。